Cele mai importante schimbări pentru cei care au sau vor să înregistreze o marcă

Articol scris de Cosmin Pohaci, Senior Associate, și Alexandra Radu, Avocat Partener în cadrul societății de avocatură Bulboacă și Asociații. 

Astfel, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (”Legea mărcilor”) a suferit una dintre cele mai importante serii de modificări din ultimii ani odată cu recenta intrare în vigoare a Legii nr. 112/2020 prin care a fost transpusă în legislația națională Directiva UE 2015/2436 a Parlamentului și Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.

Deși modificările sunt numeroase, am decis să tratăm mai jos doar câteva dintre acestea, care, în opinia noastră, ar putea fi mai de interes pentru actualii sau viitorii titulari de mărci. 

Una dintre cele mai  importante modificări o constituie eliminarea cerinței reprezentării grafice a mărcii pentru înregistrare. Astfel, anterior, una dintre condițiile principale pentru a fi înregistrat ca marcă era ca semnul să poată fi reprezentat grafic. În acest sens, chiar dacă legea nu îngrădea în mod explicit înregistrarea unor tipuri variate de mărci, în realitate acest drept era restrâns în cazul unora dintre ele de cerința mai dificil de îndeplinit a reprezentării grafice.

Odată cu noile modificări legislative, sunetele, hologramele sau mărcile multimedia, spre exemplu, nu vor mai trebui reprezentate grafic, ci va fi suficient:

Ca o consecință, este probabil ca înregistrările de mărci să devină mai numeroase, dar și mai variate ca tipologie, beneficiind de înlăturarea acestei bariere.

Amintim că unul dintre elementele esențiale la înregistrarea unei mărci este reprezentat de caracterul distinctiv, lipsa acestuia fiind un motiv absolut de refuz.

Potrivit vechilor dispoziții legale, caracterul distinctiv al unei mărci era analizat până la data de depozit a cererii de înregistrare.

Prin noua reglementare, potențialul titular al mărcii va avea la dispoziție un timp suplimentar pentru a demonstra caracterul distinctiv, respectiv până la data înregistrării mărcii.

Acesta este un mare avantaj în vederea soluționării cu succes a cererii de înregistrare, întrucât, în unele cazuri mărcile nu au un caracter distinctiv inerent, dar pot dobândi acest caracter prin intermediul utilizării, iar perioada de timp în care se desfășoară procedura de înregistrare poate să fie determinantă în dobândirea de către marcă a caracterului distinctiv în acest fel, mai ales având în vedre faptul că procedura de înregistrare durează deseori mai mult de șase luni.

De asemenea, lista motivelor absolute de refuz la înregistrare, respectiv de anulare a unei mărci dacă aceasta este înregistrată, a fost actualizată și detaliată suplimentar, prin recunoașterea expresă a protecției drepturilor anterioare în legătură cu denumirile de origine și indicațiile geografice, mențiunile tradiționale pentru vinuri, specialitățile tradiționale garantate și soiurile de plante, atât timp cât acestea sunt înregistrate conform legislației naționale, a Uniunii Europene sau acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană sau România este parte.

În plus, noile dispoziții prevăd faptul că atunci când există motive pentru respingerea înregistrării unei mărci numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care această marcă a fost solicitată, respingerea înregistrării acoperă numai produsele sau serviciile în cauză. 

O modificare extrem de importantă adusă de noile prevederi legale o constituie obligația persoanelor care solicită protecția mărcii de a indica produsele și serviciile cu suficientă claritate și precizie pentru a permite autorităților și persoanelor interesate să determine întinderea protecției solicitate sau invocate.

Reamintim faptul că anterior mărcile erau înregistrate în Registrul Mărcilor prin raportare la una sau mai multe clase de produse și/sau servicii, prevăzute de Clasificarea de la Nisa, iar protecția era în mare măsură considerată ca vizând toate produsele/serviciile din clasele respective pentru care se efectuase înregistrarea, deși în realitate acestea puteau fi relativ diverse și să nu aibă legătură cu activitatea desfășurată de titular și în cadrul căreia acesta utiliza marca.

Noua reglementare urmărește să clarifice produsele/serviciile avute în vedere de către fiecare titular de marcă în parte, astfel încât să existe o suprapunere cât mai exactă între acestea și activitățile desfășurate propriu-zis de către titularul mărcii în cadrul cărora este utilizată marca respectivă. Totodată, această modificare este menită să evite blocarea înregistrărilor de mărci, deoarece indicarea titlului unei clase conducea uneori la acapararea de către o persoană pentru o singură marcă a întregii game de produse/servicii din acea clasă, chiar dacă în realitate marca nu era utilizată decât pentru o parte dintre produse/servicii. Astfel, după recenta modificare legislativă, va fi mai ușor ca mărci similare să fie înregistrate pentru, teoretic, aceeași clasă Nisa, cât timp vizează protecția pentru produse/servicii diferite din acea clasă. Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a legii, toți solicitanții au această obligație la înregistrarea mărcii.

În ceea ce privește acele mărci deja înregistrate, titularii au posibilitatea de a depune la OSIM, până la data de 30 septembrie 2020 o declarație prin care să arate că intenția lor la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii a fost de a solicita protecția unor produse/servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, urmând să indice în mod clar și precis produsele/serviciile pentru care doresc protecție.

În cazul în care titularii nu depun această declarație în termenul prevăzut, ulterior mărcile vor fi considerate că desemnează doar produsele/serviciile acoperite de sensul literal al indicațiilor cuprinse în titlul clasei respective.   

Suplimentar, dar în același sens al existenței unor produse/servicii diferite aflate în aceleași clase, noua reglementare a prevăzut în mod expres un aspect care era deja aplicat în practică, potrivit căruia produsele/serviciile nu pot fi considerate automat ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeași clasă, și nici nu pot fi considerate în mod obligatoriu ca fiind diferite doar pentru figurează în clase diferite.

Principalul avantaj al precizării produselor/serviciilor pentru care se dorește a fi înregistrată marca îl reprezintă protecția sporită de care va beneficia respectiva marcă, întrucât ar deveni mult mai puțin probabilă o suprapunere a două mărci similare cu privire la aceleași produse/servicii, iar în cazul unei comparații între mărci analiza nu va depinde doar de o interpretare a sensului literal al indicațiilor oferite de titlul clasei.

Pe de altă parte, în acest context, titularii mărcilor vor trebui să fie atenți să nu omită în declarație produse/servicii care ar putea să fie integrante activităților în cadrul cărora titularii ar folosi mărcile.

Pe lângă modificările detaliate de noi mai sus, se remarcă numeroase reduceri ale termenelor stabilite în cadrul procedurilor la OSIM. Majoritatea acestora presupun o reducere a intervalelor de timp în care trebuie depuse cereri sau alte acte, precum si o diminuare a timpului de răspuns din partea OSIM.

Totodată, reînnoirea mărcii se poate efectua într-un termen de cel puțin 6 luni anterior datei expirării înregistrării, spre deosebire de perioada de 3 luni prevăzută de dispozițiile legale anterioare, rămânând aplicabil termenul de 6 luni în care poate fi realizată această procedură după data expirării. Mai mult, potrivit noii legi, OSIM are obligația de a informa titularul asupra expirării înregistrării cu cel puțin 6 luni înainte de data acestei expirări. Cu toate acestea, având în vedere că neîndeplinirea acestei obligații de către OSIM nu exonerează pe titular de la realizarea din proprie inițiativă a demersurilor pentru prelungirea duratei de valabilitate a mărcii, recomandăm ca gestionarea portofoliului de mărci să se facă în continuare cu atenție de către fiecare titular, deoarece nu va putea fi invocată lipsa de informare din partea OSIM în cazul în care s-ar împlini termenul de expirare a mărcii.

În plus, a fost prevăzut faptul că obligația solicitantului de a achita taxa legală pentru eliberarea certificatului de înregistrare trebuie îndeplinită într-un termen de 30 de zile de la data notificării privind încheierea procedurii de înregistrare, în caz contrar urmând a se considera că solicitantul a renunțat la înregistrarea mărcii. Raportat la sancțiunea severă prin care este reglementată o astfel de încălcare, recomandăm titularilor de mărci să evite o astfel de omisiune, prin continuarea demersurilor privind înregistrarea mărcii chiar și după emiterea deciziei de admitere a cererii de înregistrare.

Subliniem că o modificare majoră a suferit-o procedura de opoziție, aceasta putându-se face în termen de 2 luni de la data publicării admiterii cererii de înregistrare a mărcii, iar nu de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, așa cum era prevăzut anterior. Prin urmare, persoana interesată va putea să invoce motivele relative de refuz abia la finalul procedurii de înregistrare a mărcii, iar nu la începutul acestei proceduri.

De asemenea, conform noilor prevederi, cererea de anulare poate fi formulată oricând pe perioada de protecție a mărcii, indiferent de motiv, iar nu doar în primii 5 ani de la data înregistrării mărci așa cum era reglementat anterior.   

Nu în ultimul rând, conform noilor dispoziții, titularul unei mărci poate formula acțiune în contrafacere și în cazul utilizării, fără consimțământul său, a unui semn identic sau asemănător cu marca respectivă, în alt scop decât acela de a distinge produsele/serviciile, atunci când această utilizare atrage obținerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii.

În concluzie, ca urmare a modificărilor aduse de Legea 112/2020, pe lângă o grijă mai sporită ce trebuie acordată la înregistrarea mărcilor, în primul rând din cauza termenelor mult mai scurte de acțiune, companiile sau persoanele fizice care dețin una sau mai multe mărci în portofoliu ar trebui sa facă o analiza atentă a acestora pentru a determina dacă înțelesul literal al titlului claselor pentru care s-a solicitat protecția potrivit Clasificării de la Nisa le asigură suficienta protecție sau nu, în caz contrar, fiind necesară demararea cât mai rapidă a procedurilor pentru extinderea acestei protecții.